Sérfræðingahornið

Ragnheiður Pétursdóttir, ráðgjafi á vörumerkjasviði, skrifar. 
Vörumerki og önnur auðkenni í atvinnurekstri gera neytendum kleift að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra. Vörumerki geta orðið verðmætustu eignir fyrirtækja og því eðlilegt að fyrirtækji vilji tryggja sér einkarétt á notkun þeirra. Þrátt fyrir að ekki sé nauðsynlegt að skrá vörumerki til að vörumerkjaréttur stofnist hér á landi þá fylgja því ákveðnir kostir. Helstu kostirnir við skráningu vörumerkis eru eftirfarandi:

1. skráning vörumerkis er sönnun á eignarrétti
2. sönnunarstaðan fyrir skráningaryfirvöldum og dómstólum verður betri
3. skráning vörumerkis hér á landi getur verið grundvöllur alþjóðlegrar skráningar
4. gerð er krafa um gildan vörumerkjarétt í lénadeilum

Árið 2011 voru samtals 3.665 vörumerki samþykkt til skráningar hér á landi, en árið þar á undan voru samþykkt vörumerki í kringum 3.200 talsins. Í ljósi þessarar þróunar hefur okkur borist töluvert magn af fyrirspurnum um vörumerkjarétt og skráningarferli vörumerkja. Af þeim sökum birtum við hér stutt yfirlit um skráningarferli vörumerkja hér á landi.

1. Vörumerkjaleit

Áður en vörumerkjaumsókn er lögð inn til Einkaleyfastofu þá mælum við með því að gerð verði leit að merkinu á vef Einkaleyfastofu. Auk þess mælum við með leit í fyrirtækjaskrá að skráðum fyrirtækjaheitum. Vörumerkjaleit gefur ákveðna vísbendingu um fyrri skráningar í eigu annarra aðila og getur þannig komið í veg fyrir óvæntar synjanir á seinni stigum í umsóknarferlinu.

2. Innlögn umsóknar

Hægt er að leggja inn umsókn beint til Einkaleyfastofu, auk þess sem við sérhæfum okkur í ráðgjöf og aðstoð við innlögn umsókna. Ekki er hægt að leggja inn umsókn með rafrænum hætti. Í umsókn þarf að tilgreina hvert merkið er og fyrir hvaða vöru eða þjónustu merkið óskast skráð. Nánari upplýsingar um flokkun vöru og þjónustu má finna á vef ELS.

3. Greiðsla skráningargjalda

Eftir greiðslu skráningargjalda fer umsóknin í vinnslu hjá skráningaryfirvöldum. Hin opinbera gjaldskrá er aðgengileg á vef ELS.

4. Ákvörðun skráningaryfirvalda

Það tekur skráningaryfirvöld að meðaltali um 2-4 mánuði af afgreiða vörumerkjaumsókn. Skráningaryfirvöld kanna formskilyrði umsóknar og meta hvort merki uppfylli almenn skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Helstu ástæður þess að vörumerki telst ekki skráningarhæft eru eftirfarandi:

• Vörumerki er eins og/ eða sambærilegt fyrri skráningu
• Vörumerki er eins og eða of líkt skráðu fyrirtækjaheiti
• Vörumerki skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi, þ.e. merki er lýsandi og/eða almennt fyrir þær vörur og/eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir. Dæmi um sérkennalaus vörumerki er t.d. PROTEIN BLEND fyrir prótíndrykki, THE BANK fyrir fjármálastarfsemi og ÍSBÚÐIN fyrir ísbúð
• Vörumerki er eins og eða of líkt skráðu fyrirtækjaheiti
• Vörumerki er villandi um t.d. tegund vöru, ástand eða uppruna. Dæmi um vörumerki sem talin hafa verið villandi eru HEILSUSKOT fyrir sykraða gosdrykki og VIVA MEXICO fyrir vörur sem eiga ekki uppruna sinn að rekja til Mexíkó.

Víða um heim virðist þróunin vera í þá átt að skráningaryfirvöld eru hætt að líta til fyrri vörumerkjaskráninga við mat á skráningarhæfi vörumerkja. Vörumerkjaeigendur þurfa því í ríkari mæli að standa vörð um réttindi sín, fylgjast með nýjum skráningum og aðhafast t.d. með andmælum þegar þeir telja að verið sé að samþykkja skráningu á vörumerki sem er ruglingslega líkt vörumerki þeirra.

5. Vörumerki er samþykkt til skráningar

Ef vörumerki uppfyllir skráningarskilyrði vörumerkjalaga þá er það birt í ELS-tíðindum. ELS-tíðindi eru gefin út 15. dag hvers mánaðar. Eftir birtingu vörumerkis getur hvers sá sem telur sig hafa hagsmuna að gæta andmælt skráningu merkisins og er andmælafresturinn tveir mánuðir frá birtingu merkis.

Berist engin andmæli innan þess frests er merkið endanlega skráð og gildir skráningin í 10 ár frá skráningardegi.

Berist hins vegar andmæli gegn skráningu er umsækjanda tilkynnt um andmælin og báðum aðilum gefinn kostur á að leggja fram greinargerð og gögn máli sínu til stuðnings. Í framhaldinu tekur Einkaleyfastofa ákvörðun í málinu. Ákvörðun Einkaleyfastofu er hægt að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og er áfrýjunarfresturinn tveir mánuðir frá dagsetningu ákvörðunar.

6. Skráningu vörumerkis er hafnað

Ef vörumerki uppfyllir ekki skilyrði vörumerkjalaga um skráningarhæfi er merkinu synjað verndar að svo stöddu. Umsækjanda er tilkynnt um höfnun og veittur fjögurra mánaða frestur til að koma að athugasemdum/rökum til skráningaryfirvalda. Í framhaldinu tekur Einkaleyfastofa ákvörðun í málinu. Ákvörðun Einkaleyfastofu er hægt að áfrýja til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og er áfrýjunarfresturinn tveir mánuðir frá dagsetningu ákvörðunar.

7. Verndartími

Vörumerkjaréttur hefst frá umsóknardegi og gildir í 10 ár frá og með skráningardegi. Verndartíminn sjálfur getur því verið lengri en 10 ár þar sem vernd hefst frá og með umsóknardegi.

8. Endurnýjun vörumerkis

Ólíkt einkaleyfum og hönnunarvernd er engin takmörkun á því hversu oft er hægt að endurnýja vörumerki. Mikilvægt er hins vegar að umsókn um endurnýjun vörumerkis berist skráningaryfirvöldum ekki síðar en 6 mánuðum eftir lok skráningartímabils. Berist umsókn síðar en 6 mánuðum eftir lok skráningartímabils þá fellur skráning merkisins úr gildi.

Þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa til þess að tilnefndur sé umboðsmaður fyrir vörumerkjaskráningar hér á landi fyrir íslenska aðila þá getur það þjónað hagsmunum fyrirtækja vel að sérfræðingar sjái um utanumhald þessara réttinda. Eins og sjá má af þessari yfirferð um skráningarferlið þá er mikilvægt að upplýsingar um fresti og aðrar tilkynningar berist umsækjanda sannanlega. Falli frestir niður vegna mistaka eða yfirsjónar fyrirtækja skapast ákveðin hætta á að mikilvæg réttindi fari forgörðum.

Ofangreindar upplýsingar eiga aðeins við um skráningarferlið hér á landi þar sem vörumerkjarétturinn er landsbundinn. Skráning á Íslandi getur þó verið grundvöllur fyrir alþjóðlega skráningu vörumerkisins og er því ráðlegt að fyrirtæki sem stefna á erlenda markaðssetningu leiði hugann að því snemma í skráningarferlinu enda getur vörumerið orðið eitt af verðmætustu eignum fyrirtækisins með tíð og tíma.